1. Соотношение и разграничение промышленных образцов, товарных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений
В ст. 1476 Гражданского кодекса РФ установлено соотношение фирменного наименования и коммерческого обозначения, фирменного наименования и товарного знака, промышленных образцов. Указанные средства индивидуализации охраняются обособленно друг от друга, в связи с чем прекращение исключительного права на один из объектов не влечет прекращения исключительного права на другой объект Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 5496..
Товарные знаки и фирменные наименования как средства индивидуализации имеют общую цель, на них распространяется режим исключительных прав в силу регистрации (специальной - для товарных знаков или обычной - для фирменных наименований). Отличия товарного знака от фирменного наименования состоят в различных способах выражения (фирменное наименование всегда имеет только словесное обозначение, товарный знак может иметь и другие виды обозначений), различных объектах индивидуализации, разных порядках возникновения исключительных прав - государственной регистрации, субъектах (обладателем исключительного права на фирменное наименование может быть только коммерческая организация), разных сроках охраны (правовая охрана товарных знаков в отличие от фирменных наименований носит срочный характер), основаниях прекращения охраны, особенностях оборотоспособности и др.
Аналогичные критерии разграничения характерны и для коммерческих обозначений. Коммерческие обозначения как средства индивидуализации предприятий до вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ лишь упоминались в гл. 54 Гражданского кодекса РФ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410..
Применительно к термину «отдельные элементы фирменного наименования» необходимо иметь в виду, что в качестве таковых могут выступать как отличительный элемент фирменного наименования в целом, так и его отдельные элементы. Указание на организационно-правовую форму также является отдельным элементом фирменного наименования, однако его использование в товарном знаке или коммерческом обозначении имеет ограничения, в частности с учетом различительной способности коммерческого обозначения, недопустимости использования в товарных знаках общепринятых символов и терминов и т.д.
Рассматриваемые средства индивидуализации по своим правоприменительным функциям очень сходны. Основные различия заключаются в необходимости государственной регистрации товарного знака. Коммерческое обозначение даже шире и удобнее в правоприменении. При этом стоимость регистрации товарного знака, включая услуги по оформлению заявки достаточно высока, а коммерческое обозначение бесплатно. Так может быть товарный знак вообще не нужен? Достаточно только коммерческого обозначения? Трей В.В. Соотношение товарных знаков с другими средствами индивидуализации: необходимость в комплексной правовой охране // Информационный бюллетень. - 2015. - №2 (103). - С. 2 - 4.
Во многих случаях достаточно. Но вопрос не так прост. Во-первых, в силу традиции и инерции мышления доверия к товарному знаку гораздо больше, а в бизнесе это имеет большое значение. Кроме того, термин коммерческое обозначение будет, наверное, непонятен многим из иностранных партнеров. Если вы имеете дело с иностранными фирмами это надо принимать во внимание и по возможности использовать в этих случаях товарный знак (но на начальной стадии бизнеса целесообразно использование коммерческого обозначения). То же самое надо иметь в виду в случае выхода на внешний рынок. Здесь необходима международная регистрация товарного знака.
При использовании коммерческого обозначения следует защитить себя от недобросовестных действий конкурентов и других лиц. Для этого необходимо соответствующим образом оформить правообладание коммерческим обозначением. Наиболее эффективным способом такого оформления является регистрация коммерческого обозначения и постановка на учёт в качестве нематериального актива Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости // Юриспруденция. - 2013. - [Электронный ресурс] Постатейные комментарии и книги СПС КонсультантПлюс (дата обращения 08.02.2018)..
Представляется важным вопрос о соотношении промышленного образца с другими объектами интеллектуальной собственности, имеющими схожие внешние характеристики - авторскими объектами и товарными знаками.
В числе объектов авторского права российский Гражданский кодекс называет произведения дизайна, изобразительного, декоративно-прикладного искусства. Подобные объекты могут выступать в качестве промышленных образцов. Вопрос отграничения авторских объектов от промышленных образцов является дискуссионным, поскольку четко эти объекты отделить достаточно сложно. Не случайно, возможна одновременная охрана одного и того же объекта в режиме как авторского, так и патентного права, т.е. в качестве промышленного образца. В любом случае, для промышленного образца при этом необходима связь внешнего вида с конструкцией изделия.
Также актуален вопрос о разграничении промышленных образцов и товарных знаков, поскольку одни и те же изображения (например, оригинальная упаковка для духов) могут быть заявлены в качестве и тех, и других объектов.
Прежде всего, товарный знак призван выполнять индивидуализирующую функцию, идентифицируя товар, в то время как промышленный образец направлен скорее на создание определенного зрительного (эстетического) восприятия товара (хотя и здесь индивидуализирующая функция не исключена). С учетом этого к промышленным образцам, в отличие от товарных знаков, формально не предъявляется требование различительной способности. Кроме того, нельзя забывать и про необходимую для промышленного образца связь изображения с конструкцией, в то время как товарный знак представляет собой лишь изображение как таковое.
Действующее законодательство содержит ряд положений, направленных на предотвращение регистрации одинаковых решений в качестве промышленных образцов и товарных знаков за различными правообладателями. Так, в соответствии с п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака Гаврилов Э. П. Патент на промышленный образец: сфера действия // Патенты и лицензии. - 2009. - № 1. - С. 12.. Стоит заметить, что при рассмотрении заявки на товарный знак экспертиза не проверяет совпадение товарного знака с обозначениями, указанными в п. 9 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, поэтому выявление охраняемых промышленных образцов патентным ведомством не производится. Данный вопрос законодатель оставляет на усмотрение самих правообладателей, имеющих право оспорить свидетельство на товарный знак.
В нормах Гражданского кодекса РФ, посвященных промышленным образцам, не содержится прямого положения, которое запрещало бы регистрацию промышленного образца при его совпадении с товарным знаком третьего лица. Такой подход выводится из других положений. Согласно пп. 4 п. 4 ст. 1349 Гражданского кодекса РФ не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 5496.. К таким решениям п. 9.5 Административного регламента № 325 относит решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой. В качестве решений, способных ввести в заблуждение, этот же пункт Административного регламента № 325 называет решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки товарными знаками других лиц, заявленными на государственную регистрацию в отношении однородных изделию товаров, или охраняемых в Российской Федерации, и имеющих более ранний приоритет Приказ Ростехнадзора от 25.07.2013 № 325 (ред. от 09.10.2017) «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2014 № 31219) // Консультант Плюс.
Отсюда видно, что регистрации промышленного образца могут воспрепятствовать лишь общеизвестные товарные знаки, а регистрации товарного знака - зарегистрированные промышленные образцы независимо от известности.
Кстати, действовавшие до Административного регламента № 325 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, принятые Роспатентом 06 июня 2003 г., признавали противоречащими общественным интересам такие решения изделий, которые являются сходными до степени смешения с любыми товарными знаками (об известности в данных Правилах ничего не говорилось) Приказ Роспатента от 06.06.2003 № 83 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2003 № 4845) // Консультант Плюс (утратил силу).
Судебная практика исходит из того, что при столкновении прав на товарный знак и промышленный образец, имеющий более поздний приоритет, обладателю права на товарный знак не требуется сначала оспаривать патент на промышленный образец - он может сразу обращаться в суд с иском о запрещении использования промышленного образца. При этом, в различных судебных актах фигурирует такой тезис: «Выдача патента на промышленный образец позднее свидетельства на товарный знак не может ограничивать правовую охрану товарного знака и прав его владельца; возникающая коллизия прав должна разрешаться в пользу правообладателя, право которого возникло ранее» Лабзин М.В. Обзор судебной практики рассмотрения споров, связанных со столкновением исключительных прав на товарный знак и промышленный образец // СПС «Консультант Плюс. - 2005. - [Электронный ресурс] (дата обращения 08.02.2018) .
2. Задание
Авторы учебного пособия по математике заключили договор с издательством университета, не указав в договоре срока выпуска произведения в свет и срока действия договора. По истечении года со дня передачи издательству рукописи авторы поинтересовались, когда же их пособие будет выпущено в свет. Не получив определенного ответа, они передали пособие издательству академии, оговорив срок издания. При этом, договор с издательством университета авторы обещали расторгнуть. Когда авторы сообщили издательству университета о расторжении договора, издательство им ответило, что поскольку срок в договоре не предусмотрен, это означает, что права на данное пособие переданы издательству навсегда, и создатели пособия больше никакими авторскими правами не пользуются.
Оцените ситуации. Кто в этом споре прав, и как он должен быть разрешен, если авторы обратятся с иском в суд? Каковы существенные условия соответствующего договора? В чем различие между авторскими договорами о передаче исключительных и неисключительных прав?
Ответ
В соответствии с п. 1 ст. 1287 Гражданского кодекса РФ договор о предоставлении права использования произведения между автором и издателем должен содержать срок, не позднее которого лицензиат (издатель) обязан начать использование произведения. Однако данное условие в соответствии с указанной статьей является восполнимым: при отсутствии такого условия в договоре использование произведения должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и способа его использования. Иными словами, при несогласовании сторонами данного условия договор считается заключенным, между сторонами возникли договорные отношения. При этом в случае, если, не приступив к выпуску в свет пособия, первое издательство тем самым существенно нарушило условие обязательства о сроке, договор мог быть расторгнут судом по требованию авторов произведения (п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ) с уплатой вознаграждения авторам, предусмотренного договором, в полном размере (п. 2 ст. 1287 Гражданского кодекса РФ).
При решении вопроса о правомерности передачи авторами произведения пособия другому издательству необходимо определить, к какой разновидности лицензионных договоров относится заключенный договор. Так, если договор предусматривал предоставление лицензиату права использования произведением с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, то имела место простая (неисключительная) лицензия, а, следовательно, передача прав на пособие другому издательству правомерна; если же предоставление лицензиату права использования произведения предполагалось без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, то договор относится к договору с исключительной лицензией (п. 1 ст. 1236 Гражданского кодекса РФ), значит, передача прав на пособие другому лицу могла быть осуществлена только после расторжения договора с первым издательством. Если договор не содержал такого условия, применима установленная законодательством презумпция простой (неисключительной) лицензии (п. 2 ст. 1236 Гражданского кодекса РФ).
Срок создания и представления произведения автором имеет важное значение по договору заказа. В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1289 Гражданского кодекса РФ договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным.