Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Сущность компенсации как способа защиты за нарушение исключительных прав на технические решения
Микайилова Юлия Александровна
Сущность компенсации определяется в п. 3 ст. 1252 ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)1 и раскрывается таким образом, что «при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права»; «компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения»; правообладатель освобождается от доказывания убытков.
Наряду с этим, в Постановлении Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019 года Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «Консуль- тантПлюс». говорится следующее: «Истец (правообладатель) должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы. .Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, .характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие и степень вины нарушителя, в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно, вероятные имущественные потери правообладателя, .и принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».
Законодатель, путем внесения в ГК РФ ст. 1406.1, освобождает лицо, защищающее нарушенное исключительное право на технические решения, от доказывания причиненных ему убытков, определяя возможность требования компенсации, при этом необходимо доказать лишь факт правонарушения. Правоприменитель определяет, что размер компенсации должен быть обоснован, тем самым, по сути, процесс сводится к доказыванию убытков. В исковом заявлении должен быть указан точный размер компенсации, который должен быть обоснован в представленном в суд расчете.
Анализ судебной практики
Ежегодно судами рассматриваются более тысячи дел о нарушении интеллектуальных прав, по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе, об установлении патентообладателя, о признании недействительными, об отказе в признании недействительности патента на технические решения, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования; об установлении права преждепользования и послепользования и др.
По данным отчетов Отчеты Суда по интеллектуальным правам за 2016 год, 2017 год, 2018 год о работе Суда по интеллектуальным правам безусловными «лидерами» при рассмотрении дел, связанных с защитой нарушенных интеллектуальных прав, являются средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, из них больше 85 % приходится на товарные знаки (рисунок 1). Объекты патентных прав занимают около 5 % от общего количества дел по нарушенным правам.
Рисунок 1 - Рассмотрение дел по защите интеллектуальных прав
Прежде всего, любой правообладатель, сталкиваясь с нарушением его прав, при обращении в суд должен определить желаемый результат рассмотрения спора. В существующем законодательстве в соответствии со ст. 1252 ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «Консуль- тантПлюс». имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообладателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В этот перечень включены следующие требования:
пресечение действий, нарушающих исключительные права правообладателя, таких как изготовление, предложение к продаже, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;
изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей за счет ответчика;
возмещение убытков или выплата компенсации.
Основываясь на данных отчетов о работе Суда по интеллектуальным правам, при рассмотрении дел, связанных с защитой нарушенных прав, компенсация является наиболее распространенной мерой гражданско-правовой ответственности.
При рассмотрении исковых требований о взыскании убытков, в отличие от компенсации, истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения [4], в частности:
противоправное поведение (нарушение обязательства);
наличие убытков (их размер);
наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками;
наличие вины причинителя вреда (убытков).
При этом суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить документально, не снижая его по своему субъективному усмотрению.
Правовая суть компенсации раскрывается в абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.
Во-первых, правообладатель вместо возмещения понесенных им убытков может потребовать от нарушителя компенсацию за нарушение исключительного права.
Во-вторых: «Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения».
В-третьих: «При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков».
Последняя норма является существенной льготой для лица, защищающего нарушенное исключительное право путем взыскания компенсации. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключительно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже контрафактного товара).
Статья 1406.1 ч. IV ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «Консуль- тантПлюс»., включенная Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, действует с 01 января 2015 года и была внесена «в целях повышения ответственности нарушителя... в случаях нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Положения данной статьи предусматривают выплату компенсации вместо возмещения убытков и определяют два способа определения размера таковой:
в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей - определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);
в двукратном размере стоимости права использования технических решений, тем способом, который использовал нарушитель.
С введением в Гражданский кодекс данной статьи компенсация за нарушение исключительных прав объектов патентного института, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК, стала одним из наиболее распространенных способов защиты нарушенных прав. На рисунке 2 представлена тенденция рассмотрения и вынесения судебных решений в отношении объектов патентных прав при нарушении исключительных прав и требований назначения компенсации.
Рисунок 2 - Количество вынесенных судебных решений по взысканию компенсации за нарушение прав патентных объектов
Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или полезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности.
Вопрос об определении размера взыскиваемой компенсации в судебной практике всегда являлся спорным, не имеющим однозначно выработанного практического решения [5]. На самом же деле его разрешение непосредственно зависит от того, как воспринимается правовая природа компенсации: штраф ли это или мера восстановительная? «Снижать компенсацию нельзя, штрафовать» или «Снижать компенсацию, нельзя штрафовать».
Анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что практически в каждом случае при рассмотрении дел о нарушении исключительных прав на технические решения и определении размера взыскиваемой компенсации суды выносят решение о ее снижении, при этом нет четких критериев определения размера компенсации ни со стороны законодателя, ни со стороны законоприменителя.
Так, например, Арбитражный суд Тюменской области в своем решении от 22 августа 2018 года по делу № А70-9233/2016 «с учетом принципов разумности и обоснованности» посчитал «наиболее объективным и разумным... и не влекущим ущемление прав истца» взыскание компенсации с ответчика в размере 1 840 000 руб. Истец же представил в суд расчеты компенсации и просил суд «взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права в сумме 5 000 000 руб. в порядке п. 1 ст. 1406.1 ГК РФ за нарушение зарегистрированного за истцом права на изобретение “Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок”».
Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 22.01.2018 года по делу №2 А40-174112/16- 110-1550 «исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателем, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 250 000 рублей». На основании ст. 1406.1 ГК РФ истец просит взыскать компенсацию в размере 1 500 000 руб.
Еще один пример. Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 06.02.2018 года по делу № А40-40704/17-5-377 «посчитал возможным уменьшить сумму компенсации. с учетом возможных объемов реализации продукции ответчиком и ее стоимости, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в указанном размере». Размер компенсации был уменьшен в 2 раза по сравнению с заявляемым истцом.
При рассмотрении дела №2 А41-950/18 Десятый арбитражный апелляционный суд города Москва в постановлении от 23 июля 2018 года полностью удовлетворил исковые требования истца в части взыскания с ответчика денежной компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 97456 в размере 3 000 000 руб.
Отсутствие единого понимания правовой природы компенсации за нарушение исключительных прав создает ряд серьезных проблем для правоприменительной практики. Суды, применяя одни и те же нормы, регулирующие взыскание компенсации за нарушение исключительного права, ведут себя непоследовательно. Это влечет невозможность предвидения результата судебного решения как на стороне истца, которому могут отказать в удовлетворении требования о компенсации в запрашиваемом размере, так и на стороне ответчика, с которого может быть взыскана компенсация в несопоставимом размере в отсутствие его вины или при незначительности правонарушения.
Определение правовой природы компенсации
Стоит рассмотреть правовую природу института компенсации с разных позиций. интеллектуальный собственность судебный компенсация
Компенсация предусматривает в своем понимании штрафной характер
При анализе положений Гражданского кодекса, предусматривающих возможность взыскания компенсации в двукратной стоимости права использования технических решений, можно считать подобный подход к расчету компенсации как штрафной характер.
В подтверждение того, что компенсация является штрафной санкцией, является установление нижнего предела ее размера. Даже если истец не предоставил никаких обоснований по истребуемой компенсации, а лишь доказан факт нарушения, нарушителю необходимо уплатить 10 000 руб.
Немаловажным является и Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 года № 28-П. В мотивировочной части Постановления прямо указано, что компенсация, предусмотренная действующим законодательством, по своей природе является штрафной, а оценивая сам способ защиты - компенсации, отнесена к специальным способам защиты. В связи с нематериальным характером объектов интеллектуальной собственности определяются особенности взыскания компенсации (независимо от размера причиненных убытков), а также ограничивает правообладателей в сложности контролировать соблюдение или нарушение исключительных прав и установления приблизительного размера понесенных ими убытков. А поскольку закон позволяет взыскивать компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков, это свидетельствует, по мнению Конституционного Суда, о штрафной природе данной меры ответственности Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» // СПС «КонсультантПлюс»..
Некоторые члены Научно-консультационного совета при Суде по интеллектуальным правам также придерживаются позиции отнесения компенсации к штрафному способу защиты прав. Так, по мнению Е.А. Павловой, начальника отдела Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, компенсации носят не только восстановительный, но и штрафной характер. В своем комментарии В.О. Ка- лятин, профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, ссылаясь на часть четвертую Гражданского кодекса РФ и Постановления № 28-П Конституционного Суда РФ, определяет, что названные нормы размера компенсации вводят штрафную ответственность.