. Підготовчий. Огляд та опис об’єктів, що надані на дослідження, знайомство з матеріалами справи.
. Роздільне дослідження. Визначення виду досліджуваних позначень та їх основних ознак, а також перелік товарів і послуг для яких вони зареєстровані.
. Порівняльне дослідження, яке включає:
a) Визначення тотожності і схожості словесних позначень або словесних елементів комбінованих позначень.
б) Визначення тотожності і схожості зображувальних позначень, тривимірних позначень або зображувальних елементів комбінованих позначень.
в) Визначення тотожності і схожості комбінованих позначень.
г) Визначення спорідненості товарів і послуг, для яких використовуються досліджувані позначення.
. Оцінка отриманих результатів дослідження та формулювання висновків. Оформлення результатів дослідження.
Розглянемо докладніше перелічені етапи дослідження.
Етап 1. Підготовчий.
На підготовчому етапі експерт знайомиться з процесуальним документом, що є юридичною підставою для проведення експертизи (постановою, ухвалою) і з'ясовує задачі (питання), що підлягають вирішенню при проведенні експертизи, робить огляд об’єктів та матеріалів справи, а також ознайомлюється з фабулою справи.
Етап 2. Роздільне дослідження.
На цьому етапі експерт повинен визначитися до якого виду позначень відносяться досліджувані знаки, що в подальшому може змінити весь хід дослідження. В першому розділі було зазначено, що знаки можуть бути словесними, зображувальними, комбінованими, тривимірними тощо.
В залежності від виду позначення необхідно встановити їх основні ознаки та елементи з яких вони складаються.
При дослідженні словесних позначень необхідно враховувати таку деталь, що «В принципі товарний знак повинен використовуватись в зареєстрованій формі. Проте Паризька конвенція в своїй статті 5 С(2) передбачає, що «застосування товарного знака його власником у такій формі, яка відрізняється від зареєстрованої (…) лише окремими елементами, що не змінюють розрізнювального характеру знака, не тягне за собою визнання недійсності реєстрації і не обмежує охорону, що надається знаку.
Словесні знаки можуть використовуватися із застосуванням будь-якої форми, гарнітури або кольору шрифту і в поєднанні з додатковими елементами (фірмові найменування, описові терміни), за умови, що зареєстрований знак зберігає свій розрізнювальний характер.
Оскільки позначення, зареєстровані в чорно-білому виконанні, захищені від реєстрації і використання подібних до ступеня змішування позначень, незалежно від кольору, і оскільки зареєстровані власники таких позначень звичайно можуть використовувати їх в будь-якому кольорі, в якому вони побажають, загальновизнана практика полягає в тому, щоб не реєструвати позначення в кольорового виконанні».
Тобто, якщо словесний знак зареєстровано у чорно-білому виконанні, стандартним шрифтом, він може використовуватись із застосуванням будь-якої форми, кольору, гарнітури та зі сполученням додаткових елементів, що не тягне за собою визнання недійсності реєстрації.
Однак, оригінальне виконання словесного позначення іноді може привести до втрати ним словесного характеру і набути ознак зображувального або комбінованого позначення.
В зображувальних позначеннях необхідно звертати увагу на їх зовнішню форму, колір, а також якщо вони складаються з двох і більше елементів на домінуючі елементи.
В комбінованих знаках виділяють ознаки тих видів позначень, які входять до його складу та ознаки комбінованого позначення в цілому, також виділяють домінуючі його складові елементи. В комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам’ятовується, і саме на ньому акцентується увага споживча при сприйнятті позначення.
При дослідженні знаків необхідно також виділяти елементи, що не охороняються, підлягають дискламації та чи не являються такі неохороноздатні елементи оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Крім того, на цьому етапі визначається перелік товарів і послуг для яких зареєстровано знак, який повинен бути у матеріалах справи або в свідоцтві на знак для товарів і послуг.
Етап 3.Порівняльне дослідження.
Визначення тотожності і схожості словесних позначень або словесних елементів комбінованих позначень.
Схожість словесних позначень визначається на основі сукупного аналізу їх звукової (фонетичної), графічної (візуальної) і смислової (семантичної) схожості.
Цікаво, що японські суди при винесенні рішень про порушення прав власника товарного знака керуються такими критеріями як: вид (сприймається оком японця), вимова (сприймається вухом японця) і значення (у відповідності до розуму (духу) японця).
Завдяки тому, що перш за все слова вимовляються (тобто мають фонетичну ознаку) і мають зміст, то головним є їх звукова (фонетична) і смислова схожість. Незважаючи на це, їх графічне виконання має бути враховано при дослідженні. Словесне позначення повинне досліджуватись в цілому, хоча не виключається і зіставлення за кожним словом.
При визначенні звукової схожості застосовуються основи такого розділу мовознавства як фонетика.
Фонетика - звукова будова мови як єдність її фізіологічного, акустичного та значеннєвого аспектів, а також галузь мовознавства, що вивчає звукову будову мови - способи утворення звуків та їх акустичні властивості. Фонетичний - пов’язаний із звуками певної мови, звуковий. Тобто, фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу. Виходячи з поняття «фонетики» (від грецьк. «phone» - звук), звуки ми вимовляємо та чуємо, літери - пишемо та бачимо. Для вирізнення звуків від літер, звуки беруться у квадратні дужки. Предметом фонетики у вузькому її розумінні є звукова субстанція мовлення. До вивчення звукового потоку підходять багатоаспектно, адже звук генерується, передається і сприймається.
В основному застосовується загальна і порівняльна фонетика.
Загальна фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу, характеризує звуки з погляду сильної позиції. Наприклад, для голосних звуків - це позиція під наголосом, для приголосних - позиція перед голосним або сонорним. Загальна фонетика описує також видозміну звуків залежно від їх розташування в слові, наприклад - глухі перед дзвінкими стають дзвінкішими, дзвінкі перед глухими - стають глухішими.
Порівняльна фонетика може застосовуватися в частині зіставлення звукового ладу мови, засобами якого відтворено позначення з іншими мовами.
Отже, при вирішенні спору щодо визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним, а також щодо порушення прав власника зареєстрованого знаку, у господарському судочинстві, суддя керуючись процесуальними нормами, роз’ясненнями Вищого господарського суду та положеннями законів, призначає судову експертизу.
Проаналізувавши судову практику вирішення
спорів щодо порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку в Україні, з
залученням експерта та призначенням відповідної судової експертизи, можна
зробити висновок, що найчастіше експерту ставляться питання щодо схожості
знаків до ступеня змішування.
ВИСНОВОК
1. Відповідно до ст. 16 і 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника прав на знак для товарів і послуг визнається несанкціоноване застосування цього знака на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, на бланках та іншій документації. Ії ознакою є введення товарного знаку чи товару, позначеного цим знаком, в господарський обіг.
2. Більшість спорів, пов'язаних із захистом прав на торговельну марку розглядаються в межах господарського судочинства, і відповідно належать до компетенції господарських судів України, що стало підставою до створення у Вищому господарському суді України Судової палати з розгляду справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності.
3. Особливістю спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, є те, що вони, переважно, не можуть бути вирішені судом без залучення фахівців-експертів.
. У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарські суди призначають судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.
. Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
. Беручи до уваги кількість розглянутих справ, щодо визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним, у правозастосовній практиці господарських судів України, можна зробити висновок, що при вирішенні спорів, що стосуються визнання свідоцтва недійсним на підставі, видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, - використовується принцип аналогії закону, використовуючи, як підставу для визнання свідоцтва недійсним - оманливість, що за правовими наслідками суперечить інтересам осіб, права яких порушені внаслідок «недобросовісності заявника».
. Дослідження пов’язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг мають дві сторони експертну та юридичну. Цей вид судової експертизи тісно пов'язаний та переплітається з правовою базою, яка і використовується при наданні висновку. Тому, прогалини, що існують у чинному законодавстві впливають на хід та висновок, зроблений при дослідженні торговельних марок.
. Проаналізувавши практику
вирішення спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності на торговельну
марку Господарськими судами України, можна зробити висновок, що більшість скарг
стосується визнання Свідоцтва на знак для товарів та послуг недійним з підстав
невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони.
РЕКОМЕДАЦІЇ
1. У справах щодо порушення прав на знаки для товарів і послуг головним завданням є встановлення властивостей позначень, що впливають на їхню охороноздатність, зокрема встановлення ступеню схожості позначень, що порівнюються. Тому, розробка методичних рекомендацій з проведення таких досліджень, що базуються на методиках проведення експертизи заявок закладом експертизи ДСІВ, є необхідною умовою однакового застосування законодавства.
. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні, тому для ґрунтовного встановлення умов невідповідності висновку експертизи судді господарського суду, повинні мати відповідну підготовку в сфері інтелектуальної власності.
. ЦК говорить про відновлення майнових прав, а Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» про можливість повторної реєстрації. Відмінність між цими термінами полягає в тому, що при відновленні повинна бути передбачена спрощена процедура порівняно з новим набуттям прав на те саме позначення. Пояснюється це тим, що, як мінімум, немає потреби проводити експертизу для визначення, чи відповідає позначення умовам надання правової охорони. Тому є необхідність у узгодженні неточностей та приведенні законодавства з даного питання до одного загального правила щодо відновлення майнових прав власника .
4. Запропоновано ввести наступні зміни до нормативно-правових актів України: доповнити Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» поняттями «колективні» та «сертифікаційні знаки» та визначити їх правовий статус.
5. Проаналізувавши підстави визнання знака для товарів та послуг недійсним, застосування та тлумачення відповідних підстав судами України, а також беручи до уваги напрацювання та аналіз експертів з даного питання, та зарубіжну практику, логічним є доповнення ст..19 п.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» підпунктом, що визначав би недобросовісну подачу заявки на реєстрацію товарного знаку, так званого «недобросовісного заявника», як підставу для скасування реєстрації товарного знаку.
6. Враховуючи
те, що одним з найважливіших напрямків
стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та світового співтовариства
в цілому є створення національної системи захисту прав інтелектуальної
власності, а також тенденцію до збільшення справ з
приводу захисту порушених прав інтелектуальної власності, доцільно створити
спеціалізовані суди - Патентні суди, суди з питань інтелектуальної власності,
на основі досвіду зарубіжних країн (Білорусь, Німеччина та ін.).
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Міжнародний договір. Паризька конвенція про охорону промислової власності // Зібрання чинних міжнародних договорів України - 2005. - № 2.
2. Міжнародний договір. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків // Зібрання чинних міжнародних договорів України - 2005. - № 2.
. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р.
. Угода про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (TRIPS) / Торгові аспекти права інтелектуальної власності. Збірка вибраних міжнародних матеріалів. - К., 1999.
5. Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС"Про наближення законодавства держав-членів,що стосується торгових марок" від 21 грудня 1988 року
6. Міжнародний договір. Найробський договір про охорону Олімпійського символу ООН; Міжнародний документ від 26.09.1981р.
7. Україна. Конституція (1996). Конституція України : офиц. текст. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. - № 30. - (Актуальний закон). - із змінами.
. Україна. Закони. Цивільний Кодекс України: [закон № 435-IV : прийнятий Верховною Радою 16 січня 2003 р. : станом на 15 січня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - ст. 144. - (Актуальний закон). - із змінами.
. Україна. Закони. Господарський кодекс України: [закон № 436-IV: прийнятий Верховною Радою 16.01.2003 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003 р. - № 18, ст.. 144. - (Актуальний закон). - із змінами.
. Україна. Закони. Господарсько-процесуальний Кодекс України: [закон № 1798-XII: прийнятий Верховною Радою 06 листопада 1991 р. : станом на 08 березня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 6. - ст. 57. - (Актуальний закон). - із змінами.