Є й випадки, коли як висновки експертів приймаються висновки спеціалістів, хоча вони надані поза межами проведення судової експертизи та без дотримання встановленої для неї процедури і зважаючи на це не є експертними.
Отже, висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і має оцінюватися судом за правилами, встановленими статтею 43 ГПК України, а суд - за наявності визначених законом підстав, згідно з статтею 42 ГПК України, повинен призначити додаткову або повторну експертизу.
Переважна більшість розглянутих
господарськими судами справ у спорах, пов’язаних із захистом прав
інтелектуальної власності, свідчить про достатньо високу кваліфікацію усіх
учасників судового провадження.
3. Використання спеціальних знань
при захисті прав на торгівельну марку у господарському судочинстві
3.1 Поняття та види спеціальних
знань
Властивий людині багатогранний процес створення об’єктів промислової власності є процесом творчим і зачіпає практично всі сфери людського життя, тобто широке коло питань, які походять із різних галузей науки, мистецтва, виробництва тощо.
За таких умов цілком природно виглядає та обставина, що суддя вимушений залучати до участі у розгляді справи відповідних спеціалістів, а саме - експертів, оскільки його власних знань, які в цілому базуються на знанні норм права та вмінні їх застосовувати, найчастіше не вистачає для того, щоб прийняти по спірному питанню таке рішення, яке б відповідало обставинам самої справи.
Чинне законодавство не дає визначення поняття «спеціальні знання», традиційно у юридичні літературі під цим терміном розуміють систему теоретичних та практичних навичок у галузі конкретної науки або техніки, мистецтва чи ремесла, набутих шляхом спеціальної підготовки або професійного досвіду та необхідних для вирішення питань, що виникають у процесі кримінального або цивільного судочинства. При цьому до спеціальних знань не відносять загальновідомі, а також юридичні знання.
Система правових норм, які регламентують організацію діяльності учасників правовідносин у галузі використання спеціальних знань у судочинстві утворює особливий правовий інститут, який складається з норм матеріального: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення ( далі КпАП), законів «Про судову експертизу», «Про міліцію», «Про нотаріат», - процесуального: Кримінально-процесуальний кодекс (далі КПК), Цивільно-процесуальний кодекс (далі ЦПК), Господарсько-процесуальний кодекс (далі ГПК), Кодекс адміністративного судочинства (далі КАС), Положення про Міністерство юстиції України, міжнародних договорів, стороною у яких є Україна, відомчих нормативних актів, що стосуються організації та порядку проведення судових експертиз.
Цікавими є наступні моменти - по-перше, відповідно до вимог господарського законодавства суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. При цьому ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.
Зазначена процесуальна норма не дає підстав для вільного тлумачення закріплених нею положень. Отже, необхідно чітко усвідомлювати, що призначена по справі експертиза, навіть за умови, що її проведення було доручено найповажнішій установі, яка має у штаті найдосвідченіших спеціалістів, а відповідно і отриманий за цим призначенням висновок експерта, є лише одним із доказів, який не може мати наперед встановленої сили чи переваги над іншими доказами, а тому повинен оцінюватись судом урахуванням всіх обставин справи.
По-друге, зважаючи на щойно зазначену обставину, суддя повинен постійно пам’ятати, що проведення будь-якого експертного дослідження не може перетворюватися на самоціль і повинно мати місце лише у тих випадках, коли цього справді потребують обставини справи. Тобто, мова йде про те, що не можна призначити експертизу по справі суто автоматично, виходячи лише з того, що предметом розгляду за такою справою є об’єкт промислової власності. Таким чином, рішення суду щодо призначення експертного дослідження по справі має бути зрілим, обумовленим чітким усвідомленням предмету спору, аргументації сторін, що сперечаються, пов’язаної з ним, а також - необхідністю застосування спеціальних знань.
З цього випливає третє питання, яке стосується безпосередньо призначення і проведення судової експертизи.
Відповідно до вимог чинного
господарського процесуального законодавства, суддя має правову можливість
призначити експертне дослідження як в ході безпосереднього розгляду судової
справи, так і в процесі підготовки до нього. Вирішення зазначеного питання
потребує продуманого, а не формального відношення.
.2 Експертиза у справах зі спорів,
пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки.
У справах про оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності України з питань реєстрації знаків господарські суди не можуть встановлювати для роз'яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту.
Для з'ясування даних про відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі на роз'яснення судового експерта (експертів) можуть бути поставлені, зокрема, такі питання:
"Чи містить позначення або комбінація позначень зображення порнографічного характеру";
"Чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні, расистські лозунги";
"Чи містить позначення або комбінація позначень емблеми та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова, вислови тощо".
З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:
Ø є зображенням чи імітацією державного герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки;
Ø мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання;
Ø складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
Ø складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
Ø є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;
Ø чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;
Ø складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
Ø відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;
Ø є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товару;
Ø є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи;
Ø відтворює промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі;
Ø відтворює назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
Ø відтворює прізвище, ім'я, псевдонім та похідні них, портрет чи факсиміле відомої в Україні особи.
У вирішенні спору про правомірність рішення Державної служби інтелектуальної власності України щодо реєстрації торговельної марки можливе також експертне дослідження наявності домінуючого положення в зображенні торговельної марки таких елементів, які становлять склад підстави для відмови у наданні знаку правової охорони.
У спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз'яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.
У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.
Ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких положень міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності:
- статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_066/ed20120323>, якою, зокрема, встановлено:
(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.
(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.
(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак;
статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h54/ed20120323>, якою визначено питання класифікації товарів і/або послуг:
) Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації;
) Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.
У частині другій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/ed20120323> визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. До кола цих факторів, який не є вичерпним, зокрема, належать:
ü ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
ü тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
ü тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
ü тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
ü свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
ü цінність, що асоціюється зі знаком.
З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.
До таких відомостей належать,
зокрема, результати соціологічних опитувань, які проводяться Апеляційною
палатою Державної служби інтелектуальної власності України згідно з Порядком
визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби
інтелектуальної власності
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05/ed20120323>.
3.3 Проведення судових експертиз у
спорах, пов’язаних із визнанням свідоцтва на торговельну марку недійним
Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:
а) невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони;
б) наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг,яких не було у поданій заявці;
в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.
З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони, питання, що ставляться експерту при вирішення зазначеного питання наведені в Постанові Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 №5 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.
У спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз'яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.
Визнання Свідоцтва недійсним за умови видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, повинно розглядається з точки зору недобросовісності заявника.
З точки зору Т.С. Демченко, за відсутності у вітчизняному законодавстві прямого посилання на недобросовісність заявника, підпункт «в» п.1 ст.19 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» можна було б тлумачити розширено, розуміючи під «порушенням прав інших осіб» не лише формально визнані права на об’єкти інтелектуальної власності, але й право будь-якої особи на чесну та розумно очікувану поведінку інших осіб в ділових відносинах.
Однак вітчизняна правозастосовна практика пішла абсолютно іншим шляхом, у випадках фактичної недобросовісної реєстрації товарних знаків права законних володільців таких позначень захищаються шляхом застосування правових положень про оманливі або такі, що можуть ввести в оману, позначення.
Більшість знаків для товарів та послуг, у судовому порядку визнаються недійсним на підставі невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони, відносно менша кількість позовів стосується підстави наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці і найменше в Українських судах рішень про визнання Свідоцтва недійсним ґрунтується на умові видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.