Судебный орган при рассмотрении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в рамках реализации дискреционных полномочий должен придавать значение исключительно процедурным моментам [12]. Например, в деле № СИП-528/2023 суд, исследовав материалы дела, усмотрел в действиях бывшего руководителя компании факт злоупотребления, поскольку последний зарегистрировал на собственное имя товарный знак, используемый обществом, после чего предпринял действия по запрещению обществу использовать такое обозначение в своей хозяйственной деятельности, в том числе обратился в арбитражный суд в рамках дела № А7113805/2022 с требованием о взыскании компенсации [13].
В целом, улучшение механизмов контроля за регистрацией товарных знаков и выявление недобросовестных субъектов является важным шагом для защиты интеллектуальных прав и борьбы с последующими злоупотреблениями в данной области.
2. Целевая направленность использования товарного знака. «Патентные тролли» являются пассивными лицами. В отличие от правообладателей, осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, они регистрируют и/ или покупают права на товарные знаки исключительно в качестве инструмента для дальнейшего взыскания компенсации. При этом к таким лицам могут относиться организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также физические лица после внесения в ГК соответствующих изменений [14].
Интерес владельца товарного знака по его использованию не должен быть абстрактным и доказываться ссылками на ведение реальной хозяйственной деятельности. В противном случае, правообладатель не должен иметь возможность реализовывать правомочие на защиту. При этом для всестороннего разрешения спора, арбитражный суд может также учесть обстоятельства, связанные с использованием товарного знака третьим лицом, под контролем правообладателя, что прямо предусмотрено ст. 1486 ГК РФ.
Кроме того, в ряде судебных актов прослеживается позиция о том, что правообладатель не вправе обращаться с иском о взыскании компенсации к лицам, начавшим использование спорного обозначения ранее даты его регистрации, так как отсутствует умысел в нанесении ущерба правообладателю [15].
Между тем, институт преждепользования имеет свою цель и значимость исключительно в патентной практике, поэтому его применение к товарным знакам может быть нецелесообразным и неэффективным [16]. Несмотря на тот факт, что российское гражданское законодательство допускает применение права по аналогии (ст. 6 ГК РФ), автор считает подобный подход не корректным в силу самого функционального назначения института средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Более логичной является позиция А.С. Ворожевич, которая сводится к необходимости установления факта злоупотребления со стороны обладателя исключительного права при обращении в суд с требованием о взыскании компенсации, который повлечет за собой отказ в удовлетворении имущественного требования при удовлетворении требования о запрете использования [17].
Представляется верным подход, когда суд, на основании выписки о фактически осуществляемых видах деятельности, которую Истец обязан приложить к исковому заявлению, в соответствии со ст. 126 АПК РФ, будет:
- сопоставлять дату создания юридического лица / дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя / дату оформления самозанятости / дату приобретения исключительного права на товарный знак или подачу заявки на регистрацию товарного знака (дату приоритета);
- сопоставлять сведения о фактически осуществляемых видах деятельности (по кодам ОКВЭД) с товарами / услугами, для которых испрошена регистрация (по классам МКТУ);
- истребовать дополнительные материалы, касающиеся произведенных затрат правообладателя на популяризацию используемого им обозначения.
В результате, суд сможет установить фактические обстоятельства, которые внесут определённую ясность при рассмотрении конкретных дел.
3. Экономический интерес субъекта. Товарный знак с экономической точки зрения - это нематериальный актив, частное благо, функции которого могут быть реализованы только при его атрибутировании конкретному субъекту [18]. Являясь правообладателем товарного знака, владелец имеет возможность его монетизировать, т. е. извлекать эконмическую выгоду, например, предоставляя право его использования по лицензии.
Однако вышеуказанное не означает, что в отсутствие экономического интереса, т. е. при фактическом неиспользовании товарного знака в хозяйственной деятельности, обращение в суд с требованием о взыскании компенсации можно назвать добросовестным поведением. В противном случае будет поощряться поведение управомоченного лица, выходящее за рамки разумности [19].
4. Системный характер деятельности. В правоприменительной практике все чаще встречаются случаи, когда судебный орган при рассмотрении спора о нарушении исключительного права на товарный знак конкретным ответчиком, анализирует всю совокупную деятельность истца на предмет добросовестности. Так, в рамках спора по делу № А27-90/2019, суд принял во внимание сведения из картотеки арбитражных дел - открытого источника, свидетельствующего о том, что истец на протяжении последнего года инициирует массовую подачу исков, содержащих одно единственное требование - о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Выводы, следующие из судебных актов, вступивших в законную силу, с участием истца, показали, что ни в одном из дел правообладатель не смог подтвердить добросовестное использование средства индивидуализации в своей хозяйственной деятельности. В этой связи логичным и закономерным является вывод, что требования индивидуального предпринимателя о взыскании компенсации являются ничем иным, как злоупотреблением [20].
Следует также обратить внимание на порядок признания действий обладателя исключительным правом на товарный знак злоупотреблением. Если неиспользование товарного знака самим правообладателем является единственным доводом, на основе которого суд вынесет отказное решение по требованию о взыскании компенсации со ссылкой на недобросовестные действия, - оно не будет обоснованным [21]. На практике такое бывает редко, ведь в противном случае правоприменитель бы ограничивал субъективное право владельца товарного знака на защиту в судебном порядке.
5. Обоснование размера взыскиваемой суммы компенсации исключительно в твердом размере. Как уже было указано ранее, «патентные тролли» являются лицами, действия которых направлены на массовую подачу исковых заявлений к добросовестным субъектам. При этом обращение в суд с требованием о взыскании компенсации в соответствии с положениями пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ накладывает на обладателя исключительного права на товарный знак обязанность сбора доказательственной базы, влекущей несение дополнительных финансовых затрат, например, проведение контрольной закупки, проведение оценки стоимости права использования товарного знака, заключение договора по распоряжению исключительным правом. В этой связи недобросовестному лицу выгоднее использовать формальный метод для определения размера компенсации и суммы иска соответственно - по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (в твердом размере).
Однако необходимо понимать, что из всех правил бывают исключения. Применительно к данной ситуации в качестве исключения могут трактоваться действия «патентного тролля», связанные с приобретением исключительного права на товарный знак, который уже является предметом действующего договора (лицензии, коммерческой концессии), так как переход такого права не является основанием для изменения или расторжения любого из вышеуказанных договоров. Таким образом, обладатель исключительного права на товарный знак имеет возможность использовать договор для расчета и обоснования суммы компенсации за новый период нарушения. Дополнительно, необходимо иметь ввиду, что обладатель исключительного права на товарный знак, злоупотребляя правом и желая взыскать как можно большую сумму компенсации, имеет возможность произвести ее расчет на основании не только своих договоров, но и с опорой на цены договоров третьих лиц в указанном сегменте бизнеса. В сложившейся ситуации «патентный тролль» должен доказать равноценность товарных знаков [22].
6. Отсутствие требований нематериального характера. За каждое требование неимущественного характера (запрет использования, публикация решения суда и т. д.) подлежит оплате государственная пошлина в размере 6 000, 00 руб. (ст. 333.21 НК РФ), что вновь налагает на «патентного тролля» дополнительные финансовые обязательства, которые он не готов нести. Между тем, в ряде случаев, заявление требований о побуждении добросовестного лица совершить определенные действия может являться предпосылкой для дополнительного денежного обогащения правообладателя в форме судебной неустойки (астрента). При этом сумма денежных средств, присуждаемых в качестве судебной неустойки по делам о защите исключительного права на товарный знак, обычно превышает суммы, которые присуждаются по делам в сфере защиты прав на иные средства индивидуализации [23].
Обобщая изложенное, автор приходит к выводу о необходимости выработки действующего механизма противодействия «патентному троллингу», при том закрепить его именно на законодательном уровне. В этой связи автором предлагается дополнить п. 1 ст. 10 ГК РФ абз. 3 следующего содержания: не допускается осуществление гражданских прав, направленных на защиту исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и/ или средство индивидуализации, исключительно в целях систематического привлечения субъектов к имущественной ответственности, в отсутствие у правообладателя экономического интереса и добросовестного намерения к самостоятельному использованию такого результата интеллектуальной деятельности и/ или средства индивидуализации.
Предложенные автором тезисы квалификации действий недобросовестных субъектов как злоупотребление, могут стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства в данной области и приведения судебной практики к единообразию.
Список литературы
1. Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020. 179 с.
2. Шереметьева Н.В. Недобросовестность в вещном праве: монография. М.: Проспект, 2023. 136 с.
3. Васильев А.С., Мурзин Д.В. Субъективная добросовестность в гражданском праве: функции, степени, презумпции // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 3. С. 65-77.
4. Беседкина Н.И. Разумность как принцип, категория, целевое требование и один из критериев юридической техники // Образование и право. 2017. № 7. С. 58-59.
5. Кашаров З.А., Гапураева Э.Н. «Вопросы квалификации действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом» // Журнал суда по интеллектуальным правам. 2021. № 2 (32). С. 142-160.
6. Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 ноября 2021 года по делу № СИП-550/2021 // СПС «Консультант Плюс».
7. Айрапетов Н.А. «Принцип добросовестности и требование о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака» // «Имущественные отношения в Российской Федерации». 2024. № 1. - Доступ из СПС «Консультант Плюс».
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
9. Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15 ноября 2023 года) // СПС «Консультант Плюс».
10. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2023 года по делу № СИП-601/2023 // СПС «Консультант Плюс».
11. Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 483 (ред. от 07 июня 2017 года) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 2015 года № 38712) // СПС «Консультант Плюс».
12. Петров А.В., Бурячек В.И., Дибаева С.Е., Коренькова Д.Д., Савельев В.Е., Сергеева Е.Е. «Недобросовестная конкуренция с использованием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и исключительных прав на средства индивидуализации: анализ актуальной судебной практики» // Конкурентное право. 2020. № 3. С. 16-22.